最近，深美律师在国家知识产权局代理的第5W****34号实用新型专利无效案全面胜诉，专利权人不服国家知识产权局的决定提起行政诉讼，现一审结案。
经审理，北京知识产权法作出（2024）京73行初5***号判决，认为本案涉案专利“对本领域技术人员而言是无需付出创造性劳动就能完成的”，属于公开技术与公知常识的结合，不具备专利法所要求的创造性，维持了国家专利局复审和无效审理部作出的第5***77号无效审查决定结果，即宣布涉案实用新型专利“电动***”全部无效。
本案涉案专利权人曾以该实用新型专利为依据，主张深美客户的相关产品侵权，并先后发起专利侵权行政裁决程序和专利侵权民事诉讼等系列法律行动，并提出了高额赔偿主张。深美代理客户全面应诉并提交专利无效审查申请。在无效审查决定结果作出前，本案涉案专利权人已经先后撤回前述法律程序的全部主张。
本次无效宣告程序的关键证据源于深美律师与客户沟通中发现的线索，并根据线索进一步在境外检索发现了关键的境外专利现有技术证据。法院虽未对上述证据在本案中进行论述，但据信这些证据对于无效决定的合理性起到了强有力的支持作用。
值得指出的是，本案涉案专利与深美代理的某美国专利诉讼存在一定关联（但涉案专利权人不同）。对于与美国涉案专利有关的中国同族专利，国内诉讼或无效行动将可能对美国的法律行动带来重大影响，因为双方的陈述可能构成承认或禁止反言；对于非前述同族专利，考虑到相关诉讼中可能存在的关联事实以及法律意见陈述，主办律师应当特别关注美国律师与客户特权（Attorney-Client Privilege ）制度以及工作成果原则（Work-product Doctrine）制度的潜在风险和机会。因此根据国际上通行的最佳实践经验，此类案件应交由美国知识产权诉讼的主办律师来主导和统筹，以最小化风险和最大化机会。
